「拒絶されたんじゃ、もうだめですかね？」
クライアントの担当が、肩を落とし気味に質問されました。
初めての特許出願をしたクライアントに、特許庁からの拒絶理由通知書をお伝えするときに必ず起きる反応です。
その内容は「拒絶」とは程遠いものも含むことを考えると、米国風にファースト・アクション（First Action）と呼んだ方が実態に即していると思います。
ファースト・アクション
「拒絶」という日本語の語気が大変強いので、初めて通知を受けるときのショックは相当なものです。拒絶理由通知書の中身は、字句の訂正点の指摘だけの特許査定のための化粧直し依頼的ものから、「特許法上の発明に該当しない！」というような本当に厳しい内容のものまで様々です。
そういう様々な内容の通知のタイトルが「拒絶」を冠して通知されるわけですから、「拒絶」の否定的響きは取りあえず無視して内容をしっかり読むことが大切です。出願の内容をそのままでは、特許にできないときに通知される書類の名前が「拒絶理由通知書」であると認識しておけば、特許を出願したクライアントの立場としては十分です。
優し過ぎる拒絶理由通知書として、
『段落ｘにおいて「第１の○○」、段落ｙにおいて「第1の○○」という記載があるが、
前者が全角数字である一方、後者は半角数字であるため、不明確である。』
というものを受けたことがあります。
これはもう「全角か半角かどちらかに補正するだけで特許査定ですよ」というほぼ特許査定の「拒絶」です。
パッと見には、厳しいのか優しいのかわからない拒絶理由通知書もあります。
「請求項１～ｘに記載された発明は、引用文献１に記載された事項である」
これは、引用文献１に記載された事項をしっかり読まないと、分からないです。これを短気なクライアントにうっかり「同一の発明が引用文献１にあるから新規性がないんですよ。」と言うと、時に全く違うじゃないとお叱りを受けることがあります。
これは、請求項の発明が広い権利範囲になっていて、その一部が引用文献１に記載されているに過ぎない場合です。発明者の感覚から言えば、ほんの一部が同じで大したことのない他人の発明と同一視されるのは心外かもしれませんね。
このような場合、請求項の範囲を少し狭くして引用文献１の内容を含まないようにすれば、特許成立です。
これは、優しい新規性欠如の例ですが、同じ文面でも引用文献１に記載された事項が請求項の発明の大部分をカバーしていたら、厳しい新規性欠如になります。
このように、「拒絶」らしい拒絶理由通知から、前述のほぼ査定の拒絶理由通知まで様々であることを強調して、このブログの〆とさせていただきます。
